Alcance de la protección de la marca renombrada, y limitación del derecho de marca

Propiedad industrial. Marcas. Protección de marca renombrada. Limitación del derecho de marca. Derechos conferidos por la marca. Prácticas señuelo y prácticas promocionales engañosas.

Utilización de signo comercial ajeno para publicitar un premio que se ofertaba con la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba.

La primera fase del análisis para determinar si el uso que hizo del signo de la marca renombrada constituye una infracción de los derechos de la aquí apelante, en cuanto titular, nos remite a la comprobación de si dicho uso puede ser calificado como uso activo, en el tráfico económico, para productos o servicios y perjudicial para las funciones de la marca. Está claro que utilizó el signo "de la marca renombrada" para promocionar su servicio, resultando por ello patente que nos encontramos ante un uso activo, en el tráfico económico y para productos y servicios. También se exige la nota de perjuicio de las funciones económicas de la marca, y a este respecto, primero la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Ese vínculo no es suficiente, ya que se hace necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. El concepto de 'ventaja desleal, no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar.

En nuestro caso, no hay duda de que la marca de la demandante es renombrada y al mismo tiempo está acreditado que la demandada empleó este signo en la campaña promocional de sus servicios, al anunciar que el regalo promocional de uno de los servicios ofertados era un sorteo de 1.000 euros que podían gastarse en una tarjeta de regalo por este importe de la marca renombrada. De este modo se cumple el requisito de haber usado un signo idéntico al de la marca renombrada, aunque no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba, que supone una transferencia ilícita (no consentida) de la imagen reputación y prestigio de la marca hacia los productos que la demandada publicita.

La única duda que podría existir es si el uso del signo renombrado por la demandada estaba amparado por uno de los límites al derecho de marca previstos en el art. 37 LM, por tratarse de un uso descriptivo que en su letra c), no permite a su titular prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico, cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio. En la medida en que el uso que la demandada hacía de la marca renombrada no respondía a esta función, no estaba amparado por el reseñado límite del derecho de marca.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 10 de abril de 2024, recurso 4370/2018)