Marca figurativa tridimensional que consiste en la forma de un botella de sidra
Propiedad industrial. Marca figurativa. Forma de botella. Infracción del ius prohibendi. Acción de cesación y remoción de efectos.
Acto de competencia desleal consistente en la confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena de una marca figurativa tridimensional que consiste en la forma de una botella de sidra.
No concurre la causa de nulidad del registro consistente en la concurrencia de la prohibición absoluta del art. 5.1.e) LM, segundo inciso, que prohíbe que el signo distintivo consista exclusivamente en "la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico". Las características de la botella (el brocal troncocónico engrosado, el cuello con forma de pierna de dama y el hombro en forma de cuarto de bocel), si bien no dejan de cumplir una función técnica, (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta función técnica no es la causa buscada o perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirir el producto identificado con esta marca tridimensional es esa función técnica, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias. De tal modo que el resultado técnico de estas características no es la principal razón de la forma, no son características que puedan atribuirse única o principalmente a un resultado técnico. El conjunto de todas las características que conforman la forma registrada, no son atribuibles a la búsqueda de un resultado técnico, sino a la apariencia de una forma que representa la de la botella tradicional de la sidra natural asturiana, la botella conocida como "molde de hierro", e informa al consumidor del origen del producto, en cuanto que proviene de un lagarero asturiano. Lo que prima es la impresión de conjunto de las referidas características que imprimen el aspecto singular de la botella tradicional usada en Asturias y no tanto la función técnica que pueda cumplir cada uno de los elementos característicos de la forma.
La amplia disponibilidad de alternativas y el que la forma de botella registrada no exprese una función técnica nos lleva a considerar que su protección como marca no distorsiona la competencia efectiva por obstaculizar a los competidores la disponibilidad de características funcionales o de uso que permitan la función de la botella para contener sidra y facilitar ser escanciada. Ni el consumidor ni el empresario buscan esta botella por la función técnica o de uso de estas características de la botella, sino porque su singularidad permite asociarla a la sidra natural asturiana. Razón por la cual, la marca de la demandante no incurriría en la causa de nulidad invocada a modo de excepción por la demandada en su contestación a la demanda.
Respecto al otro motivo de nulidad de la marca, el carácter distintivo de la marca , no cabe negar en abstracto distintividad a una marca figurativa tridimensional y no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning), de tal manera que se pueden registrar signos que no "sirven" para distinguir, pero que, de hecho, "distinguen". Lo fundamental es que el signo registrado permita que el consumidor medio del producto lo distinga de las otras empresas. El uso puede haber contribuido a resaltar la distintividad del envase. Que es lo que ocurre en este caso, en que su uso por los asociados de la titular de la marca, lagareros de Asturias, ha dado lugar a que un consumidor medio de sidra natural al ver este envase pueda distinguir el origen empresaria. Por tanto, en la medida en que la demandada ha comercializado sidra natural con su marca en un envase sustancialmente idéntico al que tiene registrado como marca tridimensional la demandante, hemos de apreciar que se cumple el ius prohibendi a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en consecuencia la infracción es clara y procede no sólo declararla sino también estimar las acciones ejercitadas en la demanda, fundadas en esta infracción y derecho a una indemnización y publicación de la sentencia.
(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 19 de julio de 2023, recurso 6251/2019)