Suspensión de oficio del procedimiento por infracción de marca de la UE al interponerse demanda de nulidad de la marca
Marca de la Unión Europea. Acciones de infracción. Riesgo de asociación. Demanda de nulidad de la marca. Presunción de validez. Suspensión del fallo ex art. 132 del Reglamento (UE) 2017/1001 (RMUE).
En un caso como el presente, en que se han ejercitado acciones de infracción de una marca de la UE ante el tribunal de la marca de la UE, la entidad demandada podía pedir la nulidad de aquella marca dentro del mismo procedimiento y ante el tribunal que conocía de la demanda de infracción, mediante una reconvención, conforme a los arts. 124 y 128 RMUE; pero también podía, como de hecho hizo, instar la nulidad ante la propia EUIPO. Es en estos casos en que opera la norma contenida en el art. 132.1 RMUE: el tribunal de la marca que conoce de la demanda de infracción, si le consta que se ha pedido ante la EUIPO la nulidad de la marca que se invoca infringida, debe suspender el procedimiento antes de dictar sentencia. Es un caso claro de prejudicialidad, pues el resultado de la demanda de nulidad de la marca tiene una incidencia directa en el procedimiento de infracción, en la medida en que constituye un presupuesto esencial de la acción de infracción la existencia y validez del derecho de marca que se denuncia infringido. Si finalmente se declarara la nulidad de la marca, procedería la desestimación de la demanda de infracción. De ahí que, en estos casos, como regla general, se prescriba la suspensión por prejudicialidad, porque está ventilándose la nulidad del derecho de marca en otra instancia con competencia para ello.
Según la dicción literal del precepto, la suspensión debe acordarse no sólo cuando haya sido solicitada por la parte, sino también de oficio, previa audiencia de las partes. De ahí que, aunque en el caso la demandada no hubiera pedido la suspensión, el juez de la marca de la UE que conocía de la demanda de infracción, al tener constancia de que la demandada había pedido ante la EUIPO la nulidad de la marca objeto de infracción, debía haber suspendido su fallo de oficio, previa audiencia de las partes. De algún modo, esta infracción procesal del juez de primera instancia pudo haber sido subsanada por la Audiencia, al resolver el recurso de apelación, máxime si se le aportó la Decisión de la EUIPO que acordaba la nulidad de la marca, aunque esa decisión estuviera recurrida.
Así, la Audiencia debía haber suspendido el fallo del recurso de apelación, previa audiencia de las partes, hasta que fuera firme la resolución sobre la nulidad de la marca. Al no hacerlo, ha provocado indefensión a la parte demandada, en atención a los efectos de cosa juzgada que la firmeza de la sentencia de infracción podría generar frente a una posterior y eventual sentencia firme de nulidad de la marca. Aunque el efecto de la nulidad de una marca de la UE es ex tunc, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de nulidad. Para evitar esta situación, el art. 132.1 RMUE prevé esa norma de la suspensión de oficio. Y, en atención a sus consecuencias, no haber acordado la suspensión cuando procedía conlleva la nulidad de lo actuado.
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 14 de enero de 2025, recurso núm. 3915/2022)