Agotamiento del derecho del titular de la marca

Competencia Desleal. Marca. Fragmentación voluntaria de la marca. Agotamiento de la marca.

Infracción de los derechos de la titular de la marca española Schweppes respecto de botellas de tónica Schweppes provenientes de Reino Unido donde el titular de la marca es distinto. Se señalan los requisitos legales y jurisprudenciales para poder apreciar en un caso de fragmentación de la marca, si ha existido agotamiento del derecho de marca, interpretando el artículo 36 de la Ley de Marcas. Fragmentación voluntaria de una marca (cesión de una parte de las marcas paralelas a un tercero) y el estándar de prueba exigido es el de meros indicios precisos y concordantes (sin requerir prueba de que concurre la circunstancia en sí, sino sólo los indicios), de los que se pueda inferir la existencia de la circunstancia que determina el agotamiento (la perdida de la función esencial de la marca debida a una imagen global y única, y/o a la existencia de vínculos económicos entre ambas compañías titulares de las marcas paralelas).

Agotamiento de los derechos de marca, en un supuesto en que tras la fragmentación de la marca en los países del EEE, existen indicios que muestran cómo la titular de la marca en España ha realizado una conducta tendente a reforzar la imagen de marca global y única, con la consiguiente confusión entre el público relevante sobre el origen empresarial de los productos identificados con la marca.

El objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella. Podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular.

En este caso el titular de la marca española (Schweppes) no puede "oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión", concurra alguno de los dos casos siguientes:

a) el primero, que el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta; y
b) el segundo, que existan vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 13 de septiembre de 2023, recurso 5966/2019).