El titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a su titularidad

Propiedad industrial. Derecho de marcas. Acción reivindicatoria de una marca. Configuración. Efectos ex tunc. Carácter constitutivo de la inscripción de la sentencia estimatoria.

Efectos de la estimación de la acción reivindicatoria de una marca frente a quien hasta entonces usaba la marca en virtud de una licencia. La cancelación de las licencias prevista en el art. 2.3 de la Ley de Marcas es automática y consiguiente a la inscripción de la titularidad de quien ejercitó y ganó la reivindicatoria. Se trata de un efecto legal y el nuevo titular registral puede ejercitar los derechos de protección de la marca frente al uso de esta por quien había sido licenciatario y perdió esa condición con la estimación de la reivindicatoria y su inscripción registral desde la inscripción del nuevo titular. En concreto, para el ejercicio del ius prohibendi a través de las acciones marcarias, dejando a salvo la excepción del art. 34.7 de la Ley de Marcas (la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París), es necesario ser titular del registro de esa marca. Lo que implica, además, que esas acciones de violación sólo pueda ejercitarlas por actos infractores posteriores a su adquisición de la titularidad, que se produjo con la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación; que, además, produjo la pérdida del derecho del licenciatario al uso de esa marca. De tal forma que, propiamente, el nuevo titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a la inscripción de su titularidad en el Registro.

Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC. Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral. Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción. Lo que implica, además, que esas acciones de violación sólo pueda ejercitarlas por actos infractores posteriores a su adquisición de la titularidad, que se produjo con la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación; que, además, produjo la pérdida del derecho del licenciatario al uso de esa marca.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 23 de diciembre de 2022, recurso 3334/2019)