Riesgo de confusión de marcas y el uso intenso de signos unido a una ubicación geográfica
Derecho de marcas. Riesgo de confusión. Distintividad sobrevenida.
Familias de marcas, en las que el elemento dominante originariamente tenía poco carácter distintivo pero por el intenso uso ha adquirido carácter notorio. La recurrente cuestiona que las marcas invocadas por la demandante para ejercitar la acción de infracción formen parte de una familia de marcas. Aunque sean nueve marcas, considera que propiamente sólo son dos marcas.
Constituye un riesgo de confusión, el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (...). En presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas. A falta de uso de un número suficiente de marcas que pueda constituir una familia o una serie, no puede esperarse que un consumidor detecte un elemento común en dicha familia o serie de marcas y asocie con esta familia o serie otra marca que contenga el mismo elemento común. Por consiguiente, para que exista el riesgo de que el público se equivoque respecto de la pertenencia a una «familia» o «serie» de la marca cuyo registro se solicita, las marcas anteriores que forman parte de esta «familia» o «serie» deben estar presentes en el mercado.
En nuestro caso, la Audiencia aprecia que las nueve marcas invocadas en la demanda de infracción forman parte de una familia de marcas, pues todas ellas contienen un elemento denominativo común y preponderante, diferenciándose en que, además de otras cuestiones menores, unas añaden en la denominación una referencia geográfica. Tiene razón el recurrente que en realidad los nueve signos se podrían agrupar en dos grupos, pero no son propiamente dos marcas, sino nueve marcas cuyo uso ha quedado acreditado en los autos.
En presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas. En este caso, por la intensidad del uso realizado de los nueve signos de los demandantes, aunque identifiquen dos centros comerciales, se considera suficiente para apreciar a los efectos del juicio de confusión que se trata de una familia de marcas, y que el signo de la demandada, en atención a los servicios a los que se aplica, que coincide exactamente con los mismos de las marcas de las demandantes, genera un riesgo de confusión.
Reconocido que una marca puede tener carácter distintivo particular por la notoriedad que haya alcanzado entre el público en un determinado Estado miembro de la UE, derivada fundamentalmente de su uso prolongado como parte de otra marca y de la notoriedad de esta en el territorio de dicho Estado miembro. Una marca anterior puede tener un carácter distintivo particular no sólo intrínsecamente, sino también gracias a la notoriedad de que goza entre el público. En nuestro caso, la sentencia recurrida, después de decir que el término «Village», intrínsecamente, tendría escaso carácter distintivo para identificar un centro comercial, la inclusión de este término dentro de otras marcas que incluyen una localización geográfica (La Roca Village y Las Rozas Village) en España y el uso intenso de estos signos ha dotado en este territorio de la UE de notoriedad al signo «Village» unido a una ubicación geográfica y para distinguir grandes centros comerciales de oulet. De tal forma que el empleo de este signo «Village» junto a otro elemento de referencia geográfica para identificar los mismos servicios (un centro comercial de outlet) genera riesgo de confusión con aquellas marcas que incluyen la denominación La Roca Village y Las Rozas Village.
(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 10 de febrero de 2025, recurso 4141/2020)